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Los derechos exclusivos sobre una marca en Colombia surgen únicamente del registro. Por tanto, la regla general es que una marca registrada o protegida bajo la legislación de un país diferente no puede ser utilizada como causal válida de oposición contra una solicitud de marca en Colombia.
Sin embargo, existen excepciones a esta regla, a saber, mediante la presentación de una Oposición Andina; se trata de una oposición fundada en un registro de marca en otro país miembro de la Comunidad Andina (Perú, Bolivia y Ecuador), conforme a las normas aplicables; o, con base en los compromisos derivados de tratados internacionales, la posibilidad de presentar oposición con base en la protección otorgada por la Convención General Interamericana para la Protección Marcaria y Comercial de 1929, conocida como Convención de Washington.
En virtud de la Convención de Washington, de la que Estados Unidos es miembro —al igual que otros diecinueve países del continente americano—, los estados miembros deben otorgar protección a las marcas que se encuentran protegidas bajo el marco legal de los demás estados miembros, de modo que el titular de una marca registrada o protegida fuera de Colombia puede oponerse al registro, o impedir el uso, de un signo sustancialmente similar, lo que puede generar riesgo de confusión, tal como lo establece el artículo 7 de la Convención.
El artículo 7 de la Convención de Washington establece los requisitos legales para reclamar la protección y establece que para hacerla efectiva, el titular de la marca debe someterse a los procedimientos y recursos legales disponibles en el país donde se reclama la protección. Para tal efecto, el titular de una Marca registrada en los EE.UU. podrá presentar oposición contra una solicitud de marca registrada en Colombia, siempre que cumpla con los requisitos y que la oposición se presente dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación en el Registro Industrial Colombiano. Boletín de la Propiedad. Se podrá solicitar una prórroga de treinta (30) días adicionales al presentar la oposición, con el objeto de presentar prueba adicional que sustente la pretensión.
La Oficina de Marcas de Colombia, al examinar la oposición y los medios de prueba presentados en su debido plazo, determinará si se han cumplido los requisitos del artículo 7 de la Convención de Washington y, en particular, determinará si:
(i) La marca contraria se encuentra debidamente protegida por las leyes del país miembro contratante;
(ii) La marca solicitada para el registro es sustancialmente idéntica a la marca protegida, o si existe riesgo de confusión;
(iii) La persona que usa la marca, o que pretende registrar tuvo conocimiento de la existencia y uso de la marca protegida en el tercer país contratante donde la marca está protegida.
(iv) La marca contraria se ha utilizado y se sigue utilizando en relación con productos de la misma clase.
Para sustentar la pretensión de protección bajo el artículo 7 de la Convención de Washington, la parte contraria deberá acreditar (i) el registro de la marca en el país miembro de la Convención, o acreditar el uso, cuando los derechos deriven del uso en el mercado (ii) evidencia de que la parte contraria es titular de la marca contraria; (iii) pruebas o argumentos que demuestren el riesgo de confusión; (iv) evidencia que demuestre el uso actual de la marca en oposición con respecto a los mismos productos o servicios, y (v) evidencia que indique que el solicitante tenía conocimiento de la existencia de la marca en oposición.
Con respecto a estos requisitos, la Oficina Colombiana de Marcas ha señalado que la protección se extiende a productos o servicios que se encuentren en diferentes clases, siempre que se encuentre una conexión competitiva.
Los criterios para establecer una conexión competitiva dentro de diferentes clases incluyen si los productos/servicios son sustitutos, complementarios, se utilizan con el mismo propósito o si es razonable que el consumidor concluya que ambos productos tienen el mismo origen.
En cuanto al requisito de probar que el solicitante tenía conocimiento de la existencia de la marca contraria, en algunos casos la Oficina de Marcas ha determinado que, dada la existencia de información en Internet, sobre el uso de la marca contraria, es razonable concluir que el solicitante tenía conocimiento de la existencia de la marca contraria.
Si la Oficina de Marcas determina que se cumplen todos los requisitos debidamente acreditados por la parte contraria, dictará resolución de primera instancia por la cual declara fundada la oposición y deniega el registro de la marca. Esta decisión puede ser apelada por el solicitante.
Tenga en cuenta que para presentar una oposición en Colombia, las entidades extranjeras deben designar un apoderado local para que actúe en su nombre ante la Oficina de Marcas. No se requiere notarización o legalización del poder notarial.
Dado que la presentación de una solicitud basada en el artículo 7 de la Convención de Washington no otorga ningún derecho a la parte contraria, es recomendable presentar una solicitud de registro de la marca en Colombia con el fin de obtener el derecho exclusivo de uso de la marca, y para impedir que terceros utilicen o registren marcas similares o idénticas en Colombia.
Si sus planes de expansión comercial incluyen a Colombia, es recomendable monitorear las publicaciones de marcas con el fin de identificar las solicitudes de marcas que están en trámite en Colombia, que pueden ser similares a sus signos protegidos en otros países. Presentar una oposición basada en la Convención de Washington es una herramienta útil para proteger sus planes de protección de marcas en Colombia.
